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Consideration of Legal Implications of the Patent Dispute Judgement on Solifenacin Salt Change
Yakhak Hoeji 2021;65(1):56-63
Published online February 28, 2021
© 2021 The Pharmaceutical Society of Korea.

Miyeon Jeong*, Kwang Joon Kim**,#, and Wonjae Lee*,#

*College of Pharmacy, Chosun University
**College of Pharmacy, Mokpo National University
Correspondence to: Wonjae Lee, College of Pharmacy, Chosun University, Gwangju, Korea
Tel: +82-62-230-6376, Fax: +82-62-608-5297
E-mail: wlee@chosun.ac.kr

Kwang Joon Kim, College of Pharmacy, Mokpo National University, Muan-gun, Jeollanamdo, Korea
Tel: +82-61-450-2334, Fax: +82-61-450-2689
E-mail: kjkim0901@mokpo.ac.kr
Received September 25, 2020; Revised February 4, 2021; Accepted February 23, 2021.
Abstract
This article discusses the solifenacin patent dispute between Astellas and CorepharmBio pharmaceutical companies. Domestic pharmaceutical companies tend to focus on incrementally modified drug (IMD) or generic drugs research rather than on the development of new drugs, which are more likely to fail. Among the various development types for IMDs, pharmaceutical companies are particularly interested in the strategy of changing salts of the original drug products. The key issue regarding the patent dispute between Astellas and CorepharmBio is the scope for validity of the patented invention with extended term for the original drug (solifenacin succinate) of Astellas under Article 95 of the old Patent Act. The first Seoul Central District Court and the second Patent Court recognized the IMD solifenacin fumarate of CorepharmBio as the “major ingredient” for the manufacturing/registration of pharmaceutical products, and the plaintiff Astellas was defeated. However, the Supreme Court investigated the standard for determining whether changing salts of the original drug (solifenacin succinate) may infringe a patent covering the original drug product. Finally, based on the act of implementing the patented invention, the Supreme Court judged and remanded the solifenacin judgement of the second Patent Court. It is expected that this article regarding solifenacin patent dispute will be useful for the research and development of new drugs as well as IMDs or generic drugs by domestic pharmaceutical companies.
Keywords : Active pharmaceutical ingredient, Generic drug, Incrementally modified drug, Major ingredient, Patent dispute, Solifenacin
서론(Introduction)

전세계 의약품 시장의 규모는 2018년 기준 약 1,400조원으로정부의 꾸준한 투자와 지원을 받는 산업 중 하나이다.1,2) 신약(new drug)을 개발하기 위해서는 후보물질 탐색부터 신약 출시까지 10~15년이 소요되며 신약 하나의 개발에 평균 약 3조가투자되지만 성공률은 1/9,000로 매우 위험도가 높은 산업이다.3) 2018년 기준 국내 제약회사의 연구개발 투자비용은 매출 대비 9.1%에 달하는 수준이며 당시 국내 개발신약은 30개, 개량신약은 99개로, 상대적으로 실패할 확률이 낮은 제네릭(generic) 의약품이나 개량신약(incrementally modified drug; IMD) 개발에 집중되어 있다.4) 국내 규정상 ‘제네릭 의약품’ 용어를 명확히 정의하고 있지 않지만, 제네릭(generic) 의약품이란 일반적으로 기허가된 유효약물성분(active pharmaceutical ingredient, API)의 종류·함량·제형·효능·효과·용법·용량·투여경로 등이 동일한 의약품을 말한다.5) 한편 개량신약(IMD)이란 자료제출의약품 중 허가의약품에 비해 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도, 편리성 등)이 개선되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식품의약품안전처장이 인정한 의약품으로 정의되며, 기존의 오리지널 의약품을 구조변경, 제제변경, 복합제제와 같은 방법을 이용하여 개발된다.6,7)

이러한 측면을 고려해서 신약 연구개발(new drug research and development)을 다르게 정리하면, 의약품의 효능·효과를 나타내는 부분인 유효약물성분(active pharmaceutical ingredient, API)을발견(discovery) 및 개발(development)하는 것이 1차적으로 가장 중요하고, 이것 외에도 염형태의 주성분(major ingredient) 연구개발도 함께 수행하는 것이라 말할 수 있다. 임상에서 사용되는유효약물성분(API)은 주로 염 형태(salt form)로 구성된 주성분(major ingredient)으로 투여되는 경우가 많기 때문에, 개발 및 프리포뮬레이션(preformulation) 연구과정에서 어떠한 염을 선택하느냐에 따라 해당 약물의 물리화학적 성질 등이 달라질 수 있고, 특허출원 시 명세서의 청구항에 기재된 약학적으로 사용가능한 염의 예시 및 임상시험에 사용하는 주성분 등이 달라질 수있다.8) 그렇기에 기존에 알려진 주성분 약물의 염변경을 하는것은 공정 단계에서 최종 합성 단계뿐만 아니라 분리 및 정제에도 영향을 주고 결정다형(polymorph), 용해도, 용출, 안정성 등에 영향을 줄 수 있다.

염변경 과정을 통하여 이미 알려진 주성분(major ingredient)약물과 차별화되어 개선된 새로운 의약품을 개발하려 할 때, 만약 의약품에서 자주 사용되는 염을 선택하여 사용한다면 제네릭 의약품(generic drug)으로 여겨져 식품의약품안전처로부터 허가를 받게 된다. 그러나 자주 사용되는 염이 아닌 경우가 되어예를 들면, 시부트라민의 메탄술폰산염 반수화물(mesylate hemihydrate)처럼 염변경 화합물이 신규 화학물질(CAS)로 간주된다면 개량신약(incrementally modified drug; IMD)으로 허가받을 수있다.9,10) 이러한 염변경을 통하여 개발한 개량신약으로 특허등록을 할 경우, 해당 제약회사는 특허권 존속기간 동안 투자·개발 비용을 회수하여 궁극적으로 산업발전에 이바지하는 선순환구조를 형성할 수 있는 장점도 있다.11-13) 그렇기에 염변경을 통해 이러한 형태의 의약품개발에 관심있는 제약회사는 다양한 형태의 염변경을 통한 효능과 물성 등의 연구결과를 바탕으로, 해당 염변경 약물이 개량신약 또는 제네릭 의약품 중 어느 쪽으로 개발하는 것이 유리할지에 대해 의약품 시장상황과 전망 등다면적인 정보를 가지고 전략적 선택과 조율을 해야 할 것이다.

최근 국내에서 염변경 회피전략을 통해 개발한 개량신약 또는 제네릭 의약품과 오리지널 의약품 제약사와의 특허관련 소송사례가 여러차례 있었는데, 이들의 대법원 판결문 내용을 살펴보면 염변경 회피전략에 대해 호의적이었던 2015년 이전과는달리 염변경 특허회피 전략에 대한 판결 흐름에 변화가 있어 이에 대한 재검토가 필요할 것으로 보인다.10,14) 특히 소위 “솔리페나신(solifenacin) 사건”이라고 부르는 특허분쟁은 지난 2019년 1월 대법원에서 선고된 존속기간이 연장된 특허발명의 효력범위에 관한 사건(대법원 2019. 1. 17. 선고; 2017다245798 판결)으로 2심 특허법원의 판결을 파기하고 다시 특허법원으로 환송하였다는 점에서 위와 같은 판결경향 변화에 민감한 제약업계의큰 이목을 끌었다. 본 연구는 최근 화제가 된 솔리페나신(solifenacin) 의약품과 관련된 의약품 특허분쟁 및 향후 염변경 특허회피 전략의 효용성에 대하여 법리적인 고찰을 하고자 한다.

방법(Methods)

본 연구를 위해 일본 제약회사 아스텔라스(Astellas)의 솔리페나신 숙신산(solifenacin succinate)염의 베시케어(Vesicare®) 제품과 국내 제약회사 코아팜바이오(CorepharmBio)의 솔리페나신 푸마르산(solifenacin fumarate)염의 에이케어(A-care®) 제품을 대상으로 자료조사 하였다(Fig. 1). 사실관계 및 변론내용을 확인하기 위하여 서울중앙지방법원, 특허법원, 대법원의 판결문을 대상으로 조사하였으며, 솔라페나신과 관련된 염변경 의약품 중솔리페나신 푸마르산염과 관련된 사건 위주로 검색하였다. 구체적으로 “솔리페나신”을 중심 키워드(keyword)로 판결과 특허 사항을 조사하였다. 특허번호를 조사 후 다시 키프리스(KIPRIS)에입력하여 정확한 심판번호를 찾아 판결문을 확인하였다.15) 이후특허법원 홈페이지에서 심판번호로 사건을 조회하여 상고한 대법원의 사건번호 및 심급내용을 조사하였다.16) 대법원의 판결문은 CaseNote 사이트와 대법원 홈페이지를 참고하였으며 약물의기본적인 정보는 DrugBank 사이트를 참고하였다.17-19)

Fig. 1. Chemical structures of solifenacin succinate of Astellas (top) and solifenacin fumarate of CorepharmBio (down)
결과(Results)

1. Solifenacin 사건의 개요

1) Solifenacin 약물 개관

솔리페나신은 방광에 존재하는 무스카린 수용체(muscarinic receptor)의 활성을 억제하는 약물로 과민성 방광 증후군 치료제로 사용되며 특히 M2 (major), M3 수용체에 선택적으로 작용한다.19) 일본 제약회사 아스텔라스는 2007년 3월 솔리페나신 숙신산염을 유효약물성분으로 하는 베시케어 제품을 품목허가 받은후 판매를 시작하였다. 이후 2016년 7월 국내 제약회사인 코아팜바이오는 솔리페나신 푸마르산염이라는 염변경 의약품을 특허출원하지 않고 이 물질을 주성분으로 하는 에이케어 제품을식품의약품안전처로부터 품목허가 받은 후 판매를 시작하였다(Table 1).20,21) Fig. 1에서 보여주고 있는 바와 같이, 최초로 일본제약회사 아스텔라스에서 개발한 베시케어 주성분의 염(salt)에서 사용된 산(acid)은 숙신산(succinic acid)인 반면, 국내 제약회사 코아팜바이오에서 개발된 에이케어 주성분의 염에서 사용된산은 푸마르산(fumaric acid)이다. 숙신산(succinic acid)과 푸마르산(fumaric acid)의 화학구조는 분자내 탄소와 탄소 사이의 결합형태가 전자는 단일결합, 후자는 이중결합의 차이만을 보여주고 있다.

History of patent registration & dispute of solifenacin case

Date Subject Specific content Competent authority*
1994.12.28 Astellas Vesicare‘s patent application in Japan (date of priority claim) JPO
1995.12.27 Astellas Vesicare‘s international application date WIPO
1997.05.31 Astellas Vesicare‘s date of patent application in Korea KIPO
2003.05.23 Astellas Vesicare‘s date of patent registration in Korea KIPO
2007.03.30 Astellas Vesicare‘s date of pharmaceutical products registration MFDS
2007.04.18 Astellas Vesicare‘s date of non-exclusive license registration KIPO
2007.06.26 Astellas Vesicare‘s date of patent term extension application KIPO
2007.08.21 Astellas Vesicare‘s date of patent term extension judgement (1year 6months 16days) KIPO
2015.07.15 CorepharmBio Claim date of defensive confirmation trial for the scope of a right Intellectual property trial and appeal board
2015.12.27 Astellas Vesicare‘s date of patent term expiration(existing) KIPO
2016.05.03 Astellas Claim date of patent infringement prohibition etc Seoul central district court
2016.07.25 CorepharmBio A-care’s date of pharmaceutical products registration MFDS
2016.09.13 Astellas
CorepharmBio
Intellectual property trial and appeal board’s defensive confirmation trial for the scope of a right trial judgement date Intellectual property trial and appeal board
2016.11.03 Astellas Judgement date of patent infringement prohibition claim etc Seoul central district court
2016.11.21 Astellas Date of action to confirm the scope of rights to patent court of Korea Patent court of Korea
2017.06.30 Astellas
CorepharmBio
Judgement date of patent infringement prohibition claim etc & action to confirm the scope of rights to patent court of Korea Patent court of Korea
2017.07.13 Astellas Vesicare‘s date of patent term extension expiration(extended) KIPO
2017.07.17 Astellas Appeal date of action to confirm the scope of rights to Supreme Court of Korea Supreme court of Korea
2019.01.17 Astellas
CorepharmBio
Judgement date of action to confirm the scope of rights to supreme court of Korea Supreme court of Korea
2019.01.22 Astellas Receipt date of patent court of Korea Patent court of Korea
2019.07.04 Astellas
CorepharmBio
Settlement date of patent court of Korea Patent court of Korea

*JPO (Japan Patent office); WIPO (World Intellectual Property Organization); KIPO (Korean Intellectual Property Office); MFDS (Ministry of Food and Drug Safety).



솔리페나신을 둘러싼 특허분쟁은 다음과 같이 정리할 수 있다. 유효약물성분(active pharmaceutical ingredient)인 솔리페나신과 적절한 산을 반응시켜 주성분(major ingredient)인 솔리페나신염을 개발하는 과정에서, 처음으로 신약개발한 아스텔라스는 솔리페나신에 숙신산을 사용하였고 염변경 의약품으로 개발하고자 한 코아팜바이오는 개선을 위해 푸마르산을 사용하였다. 이렇게 코아팜바이오의 염변경 의약품이 과연 솔리페나신염을 처음 신약개발한 아스텔라스의 권리범위에 포함되는지 여부가 본사건의 주요 법리적 쟁점이다.

2) Solifenacin 특허소송의 개요

Table 12는 아스텔라스와 코아팜바이오간의 솔리페나신 특허 출원과 분쟁의 진행과정 및 특허소송의 각 법원판결 결과 전체를 보여주고 있다. 아스텔라스는 솔리페나신 숙신산염의 1994년 12월 일본 특허출원을 시작으로 2003년 5월 국내에서 특허등록하였다.20) 2007년 6월 아스텔라스는 국내 임상시험 실시기간(2005. 4. 14.~2006. 1. 31.) 및 식품의약품안전처(MFDS)의 품목허가 신청에 관련된 서류 검토기간(2006. 6. 30.~2007. 3. 30.)동안 특허발명을 실시하지 못한 것을 근거로 총 1년 6개월 16일 기간만큼의 존속기간 연장을 요청하는 ‘존속기간 연장등록출원’을 특허청에 신청하였고, 2007년 8월 특허청은 이를 승인하였다. 이에 2015년 7월 코아팜바이오는 아스텔라스를 상대로소극적 권리범위확인 심판을 특허심판원에 청구하였고, 이에 대항하여 아스텔라스는 2016년 5월 특허권 침해금지 소송을 서울중앙지방법원에 제기(서울중앙지방법원 2016. 11. 3. 선고; 2016가합525317 판결)하였지만 패소하였다.22) 본래 코아팜바이오는솔리페나신 푸마르산염에 대한 특허출원을 하지 않았지만, 소송이 진행되는 도중인 2016년 7월 식품의약품안전처로부터 품목허가를 받았다.21) 이후 아스텔라스는 1심 판단에 대하여 특허법원에 항소(특허법원 2017. 6. 30. 선고; 2016나1929 판결)하였지만 결과는 달라지지 않았다.20) 소송이 진행되는 중 2017년 7월아스텔라스의 솔리페나신 숙신산염의 존속기간 연장일이 만료되었음에도, 아스텔라스는 대법원에 상고하였다 (대법원 2019. 1. 17. 선고; 2017다245798 판결).23) 대법원은 특허법원의 판결을파기하고 다시 환송하는 판결을 하여 아스텔라스의 승소 가능성이 보였지만, 아스텔라스의 화해안 제출로 양사는 재판상 화해하였다(특허법원 2019. 7. 4. 선고; 2019나1159 판결).24) 종국적으로 특허법원의 항소기각 판결이 파기되어 승패가 결정되지않은 채 이 사건은 종결되었다(Table 1).

Patent dispute overview of solifenacin case

Competent authority Seoul central district court Patent court of Korea Supreme court of Korea Patent court of Korea
Case number 2016Gahap525317 2016Na1929 2017Da245798 2019Na1159
Receipt date 2016.05.03 2016.11.28 2017.07.17 2019.01.22
Date of judgement 2016.11.03 2017.06.30 2019.01.17 2019.07.04
Plaintiff Astellas Astellas Astellas Astellas
Defendant CorepharmBio CorepharmBio CorepharmBio CorepharmBio
Judgement results Defeat of the plaintiff Dismissal of appeal Remand after reversal Settlement in court



2. 법원 판단의 쟁점

이 사건의 쟁점은 구특허법(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 개정되기 전의 것, 이하 동일) 제95조의 효력범위이다.25) 구특허법제95조는 존속기간이 연장된 의약품의 특허권의 효력이 미치는범위에 관한 조문으로, “허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다”에 관하여 각 법원의 솔리페나신 푸마르산염과 솔리페나신 숙신산염 간의 권리범위 귀속 여부에 관한 판단이 달랐다. 1심 서울중앙지방법원과 2심 특허법원은 ‘허가 등의 대상물건’에 주안점을 둔 반면, 대법원은 ‘그 특허발명의 실시 행위’에 초점이 맞추어진 법리적 쟁점이 되었다.20,22,23)

3. 법리

1) 관련 조문

본 사건은 기존의 존속기간이 만료된 후 솔리페나신 숙신산염에 대한 소송이 제기된 사례이기에 “특허발명”이 아닌 “존속기간이 연장된 특허발명”에 해당되며 따라서 구특허법 제89조,동법 제95조를 적용해야 한다.25) 구특허법 제89조는 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장에 관한 조문으로 활성·안전성 등의 시험을 이유로 장기간 소요되는 의약 발명의 경우 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다는 조문이다. 구특허법 제89조에 따라 존속기간이 연장된 경우, 구특허법 제95조에 따른 특허권의 효력범위 내에서 자신의 특허권을 보호받을 수 있다. 여기서 구특허법 제95조, 즉 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위에 관한 조문에 따라 확인대상발명인 에이케어 제품의 권리범위 침해여부를 판단할 때, 연장등록의 이유가 된 “허가 등의대상물건”에 관한 특허발명의 실시행위 권리 범위에 대해 다음의 학설들에 근거한 여러 해석이 나올 수 있다.

2) “허가 등의 대상물건”의 범위에 관련된 학설

이 범위에 관련된 학설에는 제품(product)설, 주성분(major ingredient)설, 유효성분(active ingredient)설 3가지가 있다.26) 제품설은 식품의약품안전처로부터 제조·품목허가를 받을 때의 그 허가 대상인 의약품으로 한정된다는 견해로 구체적으로 의약품의제품명, 분류번호 및 분류(전문 또는 일반), 원료약품 및 그 분량, 성상, 제조방법, 효능·효과, 용법·용량 등 의약품 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된다.12) 주성분설은 식품의약품안전처에서 발행한 의약품 허가특허연계제도 해설서의 ‘주성분’ 정의를 따라 의약품의 허가사항에 의약품의 효능·효과를 나타낸다고 기대되는 성분으로 한정된다는 견해이다. 구체적으로는 염(salt), 수화물(hydrate), 에스테르(ester) 등 다양한 형태의 염을 포함한 전체 화합물이 바로 주성분이다. 유효성분설은 위 해설서의 ‘유효성분’ 정의에 의하여 의약품 중 실제 약효를 나타내는성분으로 한정된다는 견해로 체내에서 염, 수화물, 에스테르 등이 해리되거나 분해되어 동일한 화학구조로 되어질 경우, 이는같은 유효성분으로 정의한다.

3) 관련 학설의 Solifenacin 사건에 대한 적용

Table 3에 제품설, 주성분설, 유효성분설을 솔리페나신 사건에 적용했을 때의 효력범위에 대하여 정리하였다. 제품설에 의하면아스텔라스와 코아팜바이오는 각각 베시케어 및 에이케어이고두 의약품에 사용된 첨가제·총량 등 제조·수입품목 허가사항이동일하지 않으므로 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지아니한다.27) 주성분설에 의하면 아스텔라스는 솔리페나신 숙신산염, 코아팜바이오는 솔리페나신 푸마르산염이므로 역시 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 하지만 유효성분설에 의하면 아스텔라스와 코아팜바이오의 주장이 모두 솔리페나신으로 동일하므로 존속기간이 연장된 특허권의 효력이미친다. 따라서 본 특허분쟁 사건은 솔리페나신의 효력범위에대해 어느 학설을 적용하는 것이 법리적으로 합당한가에 대한것이며, 결국 이 법리적 판단이 양자의 권리범위와 관련되어 본솔리페나신 판결에 직접적인 영향을 주고 있다.

Application of solifenacin to three related theories

Related theory Astellas CorepharmBio
Pharmaceutical product Vesicare® A-care®
Major ingredient solifenacin succinate solifenacin fumarate
Active ingredient solifenacin



4. 법원의 판결과 그에 대한 논거

1) 서울중앙지방법원의 판결 내용

1심 서울중앙지방법원은 존속기간이 연장된 특허발명의 효력은 ‘솔리페나신 숙신산염’이라고 판단하여 아스텔라스에게 패소판결을 내렸다.22) 1심 법원이 위와 같이 판단한 근거는 다음과같다. 의약특허의 경우 활성·안전성 등의 서류를 식품의약품안전처에 제출하여 수입품목허가를 받으며, 특허청에 존속기간 연장등록 출원서를 제출하여 최종적으로 구특허법 제95조에 의하여 특허권자가 기재한 해당 특허발명을 실시하지 못한 기간만큼 연장된다. 1심 법원은 구특허법 제95조의 “허가 등의 대상물건”에 관한 해석을 제시하였다. 아스텔라스가 활성·안전성 등의시험을 실시한 제품명은 ‘솔리페나신 숙신산염 5, 10 mg’이고 존속기간 연장등록 출원서에 기재한 품목명 또한 ‘솔리페나신 숙신산염’이므로 “허가 등의 대상물건”을 ‘솔리페나신 숙신산염’이라고 보았다. 만약 아스텔라스의 주장대로 ‘유효성분’으로 판단하면, 기존 특허발명의 존속기간 만료 후 자유롭게 실시할 수있었던 제3자의 이익을 해치어 구특허법 제95조의 취지에 반하며 특허법과 약사법 등이 공통적으로 인정하는 범위 내에서만효력이 있다고 판단하여 아스텔라스에게 패소 판결을 하였다.

2) 특허법원의 판결 내용

2심 특허법원 역시 존속기간이 연장된 특허발명의 효력은 ‘솔리페나신 숙신산염’이라고 판단하여 아스텔라스의 항소를 기각하였다.20) 2심 법원이 위와 같이 판단한 근거는 1심의 판단과유사하다. 먼저 2심 특허법원 역시 구특허법 제95조의 취지는특허권의 독점배타권의 이익 및 연구개발 비용 회수 측면의 불이익을 해소하고, 해당 특허발명 명세서에 기재한 모든 청구항에 효력이 미치는 것이 아니라 약사법 등에 의하여 허가받은 범위에 한정하여 제3자에게 불이익이 없어야 한다고 판단하였다.따라서 특허법원은 존속기간이 연장된 허가 등의 대상물건을 “제조판매·수입품목허가를 받은 범위”를 초과하면 안 된다고 하였다. 여기에서 제조판매·수입품목허가를 받은 범위를 “제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목”으로 보았다. 코아팜바이오의 솔리페나신 푸마르산염처럼 “다른 염을 유효성분으로 함유한 의약품을 실질적으로 동일한 품목”으로 볼 수 있다는 취지의 규정이 없으므로양사의 의약품은 서로 다르다고 보았다. 이러한 주장에 대한 근거로 Table 4에서 보여주는 바와 같이 코아팜바이오가 제출한융점, 용해도, 습도와 같은 물리화학적 성질에 대한 실험결과와푸마르산염 선택시 습식과립 공정시 안정성에 대한 설명이 기재된 미국 특허(특허번호 US 8,765,785)를 인용하였다.20,28) 양사제품의 투여용량이 다르고 물리화학적 특성을 조절하였기 때문에 생물학적 동등성 시험을 만족할 수 있었다는 실험결과에 근거하여, 특허법원은 푸마르산염으로 변경된 염이 약물의 활성·안전성·용해도·흡수율 등에 영향을 준다는 것을 자명한 사실로 비중있게 인정한 것이다. 비록 코아팜바이오의 푸마르산염이 아스텔라스의 숙신산염과 같은 부류의 흔히 사용하는 약학적 염(pharmaceutical salt)인 Class I에 해당되고, 경구투여시 분리되어유효성분인 솔리페나신만 표적장기에 도달하여 약효가 발휘되어 코아팜바이오가 당사의 활성·안전성 자료를 원용하고 생물학적 동등성 시험자료를 제출하여 품목허가를 받았을지라도, 이런 것들이 아스텔라스의 주장처럼 “품목상의 근소한 차이 내지는 형식적 차이”에 불과하다고 하여 양자가 실질적으로 동일한의약품이라고 보기는 어렵다고 판단하였다.8) 그리고 미국 특허법과 달리 “존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 물건(product)”에 대한 국내 규정이 없으므로 아스텔라스가 솔리페나신 푸마르산염도 실시하고자 했다면 이에 대한 수입품목허가를추가로 받아야 한다고 보았다. 따라서 코아팜바이오의 솔리페나신 푸마르산염이 실질적으로 동일한 “허가 대상물건”에 해당한다고 보기 어렵다고 판시하여 아스텔라스는 특허법원에서 다시패소 판결을 받았다.

Comparison of physicochemical properties of solifenacin succinate and solifenacin fumarate

Physicochemical properties solifenacin succinate solifenacin fumarate
Melting point 147~148℃ 182~183℃
Solubility in water ≥ 99mg/ml 12mg/ml
Stability during wet granulation process - Better



3) 대법원의 판결 내용

그러나 대법원에서는 존속기간이 연장된 특허발명의 효력은 ‘솔리페나신’이라고 판단하여 특허법원의 판결을 파기하고 다시특허법원으로 환송하라는 판결을 내렸다. 구특허법 제95조의 대상‘물건’ 자체에 초점을 맞춘 1심 서울중앙지방법원 및 2심 특허법원과 달리, 대법원은 구특허법 제95조의 특허발명의 ‘실시’ 행위에 초점을 맞추어 1심과 2심 법원이 판결한 특허분쟁에 대하여 법리적 오류가 없이 정당한 법리로 판결했는지 여부가 대법원 판단의 기준이 되었다.23) 대법원은 “원심인 특허법원이 존속기간이 연장된 특허권의 권리범위에 관한 구 특허법 제95조에 대한 법리 등을 오해하여 기존 판결에 영향을 미친 잘못이있다”고 판단하였다. “구특허법 제95조의 규정과 제도의 취지를연장등록된 해당 특허권의 효력범위를 허가 등의 대상‘물건’에관한 그 특허발명의 실시행위를 제한하기 위함이 아닌 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단하여야 한다”라고 대법원은 그 기준을 제시하였다. 왜냐하면 “발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을가진 사람이라면 쉽게 염을 선택할 수 있는 정도에 불과하고,인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 하기 때문”이라고판단하였다. 이를 정리하면, “존속기간이 연장된 특허발명의 효력범위는 통상의 지식을 가진 사람이 약학적으로 허용가능한 염을 쉽게 선택할 수 있는지 여부 및 유효성분, 치료효과, 용도가동일한지를 중심으로 판단”하여야 한다고 보고, “구특허법 제95조의 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다”고하여 특허법원으로 환송하여 다시 판결을 해야한다고 결론내렸다.23)위 대법원의 판단기준을 코아팜바이오의 솔리페나신 푸마르산염에 적용하면, 아스텔라스 의 솔리페나신 숙신산염은 유효성분이 ‘솔리페나신’으로 동일하며 푸마르산염은 “용해도와 흡수율을 높이기 위한” 보조적인 역할을 할 뿐, 결국 두 약물은 표적장기의 무스카린 수용체에 작용하여 동일한 치료효과와 용도로 사용할 수 있다는 것이다. 더불어 염변경을 위해 사용한 푸마르산염은 숙신산염과 같이 “흔히 사용되는 약학적 염인 Class I이며 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정과 동일”하므로 통상의지식을 가진 사람이 쉽게 선택할 수 있다고 판단하였고, 그래서코아팜바이오의 솔리페나신 푸마르산염은 아스텔라스의 솔리페나신 숙신산염의 권리범위에 속하므로 대법원은 특허법원의 판결을 파기환송하면서 다시 판결해야 한다고 결론을 내렸다.8)

고찰(Discussion)

코아팜바이오는 아스텔라스가 개발한 신약인 솔리페나신 숙신산염을 염변경을 통해 솔리페나신 푸마르산염으로 개선된 의약품을 출시하였다. 식품의약품안전처는 솔리페나신 푸마르산염을 제네릭 의약품으로 간주하였다. “코아팜바이오는 자사 제품

이 염변경 개량신약이라고 주장하나 식품의약품안전처에 제출한 품목허가 보고서에 ‘개량신약 지정 여부’에 대해 ‘해당 없음’ 이라고 표시하였다”고 하였기 때문이다.29) 여기서 아스텔라스의베시케어 제품과 코아팜바이오의 에이케어 제품의 유효성분은솔리페나신으로 동일하지만, 베시케어는 숙신산염을 에이케어는푸마르산염을 사용하여 각각의 주성분은 다르게 표시된다. 코아팜바이오 측에서 제출한 푸마르산염으로 인한 물리화학적 성질의 차이는 융점, 물에 대한 용해도 및 습식과립 공정시 안정성이었다.20) 이러한 코아팜바이오의 특허회피 전략을 방어하기 위하여 아스텔라스는 존속기간이 연장된 특허발명에 적용하는 구특허법 제95조를 근거로 코아팜바이오의 에이케어 제품이 자사의 베시케어 제품의 권리범위에 속함을 주장하였다.20,22,23)

특허소송 과정에서 아스텔라스가 패소한 1심 서울중앙지방법원은 구특허법 제95조의 ‘허가 등의 대상물건’을 ‘유효성분’인 ‘솔리페나신’으로 판단할 수 없다고 하였으며, 특허발명의 보호범위와 약사법의 허가범위가 중복되는 범위, 즉 특허법의 신규성·진보성 및 약사법의 안전성·유효성 등을 동시에 충족하는 범위 내에서만 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 있다고 판시하였다. 또한 ‘솔리페나신’을 존속기간이 연장된 특허발명의 효력범위로 판단하면, 기존 존속기간이 만료된 후 제3자가 자유로이 ‘솔리페나신’이라는 해당 특허발명을 실시할 수 없게 되는불이익을 받을 수 있어 ‘허가 등의 대상물건’은 아스텔라스가품목허가를 받은 ‘솔리페나신 숙신산염’이라고 보았다.22)

아스텔라스의 항소를 기각한 2심 특허법원도 구특허법 제95조의 ‘허가 등의 대상물건’을 제조판매·품목허가를 받은 ‘솔리페나신 숙신산염’으로 보았다. 특허법원은 코아팜바이오가 제출한 물리화학적 성질에 대한 실험결과에 근거해서 아스텔라스의솔리페나신 숙신산염에 대한 생물학적 동등성 시험을 만족할 수있었지만 투여용량이 미세하게 다르므로 실질적으로 동일한 의약품이라고 보기 힘들다고 판단하였다. 아스텔라스의 주장대로 ‘솔리페나신’을 기준으로 판단한다면 효력범위가 지나치게 넓어져 제3자에게 불이익을 줄 수 있으며, 코아팜바이오가 아스텔라스의 자료를 다수 원용하여 품목허가를 받았을지라도 이는 품목상·형식상 차이일 뿐 양사의 제품이 실질적으로 다르다고 판단하였다.20)

그러나 서울중앙지방법원 및 특허법원과 달리, 대법원은 특허발명의 ‘실시’행위를 ‘솔리페나신’으로 보고 앞선 판결에서 구특허법 제95조의 법리를 오해하여 판결하였다고 보았다. 1심 서울중앙지방법원과 2심 특허법원은 ‘허가 등의 대상물건’에, 반면대법원은 ‘실시’에 주목하였다. 대법원이 판단한 ‘실시’의 기준은 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부와 통상의 기술자가 쉽게 염을 선택할 수 있는지를 보아야 한다고 판시하여 특허법원의 판결을 파기하고 다시 환송하였다. 결국 종합하면, 대법원에서 코아팜바이오의 솔리페나신 푸마르산염은 아스텔라스의 솔리페나신 숙신산염의 존속기간이 연장된 특허발명의 권리범위에 속한 것으로 판단하여 상기판결을 파기하였고, 그 후 환송된 특허법원에서 양사가 화해하면서 아스텔라스의 승소 가능성을 남겨둔 채 사건이 종결되었다.23)24) 솔리페나신 대법원 판례는 이후 염변경 의약품의 특허회피 전략의 큰 전환점이 되었다.실제로 본 대법원 판결이후, 2019년 12월 특허법원이 한미약품의 바레니클린 옥살산(varenicline oxalate)염이라는 염변경 의약품이 화이자(Pfizer)의 바레니클린 타르타르산(varenicline tartrate)염의 권리범위에 속한다는 판결을 내리게 되어 한미약품의 특허회피 전략이 성공하지 못하게 된 것은 본 솔리페나신 판결의영향 때문으로 보아진다.30)

1심과 2심 판결이 3심 대법원에서 파기환송된 가장 큰 이유는 구특허법 제95조에 관한 문언상의 해석의 차이였다.29) 1심과2심은 ‘허가 등의 대상 물건’을, 3심은 ‘허가 등의 대상 물건에관한 그 특허발명의 실시’를 중심으로 해석하였다. 본 조문은 상기 논한 학설에 비추어 여러 논의가 있었으며 현재 대법원은 ‘유효성분설’을 채택하였다. 본래 신약 개발은 유효성분을 발견및 개발하는 과정이 가장 중요하고 최우선적이기 때문이다. 코아팜바이오의 경우 약학적으로 자주 사용되는 Class I에 속한 푸마르산을 선택하여 임상시험 등 위에서 언급한 개발 비용과 시간을 절약할 수 있었다. 푸마르산이나 숙신산 둘 다 염산, 타르타르산 등과 같이 생체 내에서 존재하기에 전통적으로 매우 흔히 사용되는 산 종류로 분류되어 같은 범주인 Class I에 속한다.8,29)

비슷한 외국의 판례로 화이자(Pfizer Inc.)와 닥터 레디 연구소(Dr. Reddy’s Laboratories, LTD.) 양사 간의 CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)의 암로디핀(amlodip-ine) 특허분쟁이 있다.29) 특허권자인 화이자의 주성분은 암로디핀 베실레이드(amlodipine besylate)염이고, 확인대상발명자인 닥터 레디 연구소의 주성분은 암로디핀 말레이트(amlodipine malate)염이었다. 솔리페나신 사건과 유사하게 1심 뉴저지(New Jersey)지방법원은 닥터 레디 연구소의 손을 들어주었지만, 항소심인 2심 CAFC는 솔리페나신 사건의 대법원 판결과 뜻을 같이하는판결을 하여 화이자는 자사의 특허를 보존할 수 있었다. 앞으로염변경으로 근소한 물리화학적 차이를 필두로 특허회피 전략이힘들어질 전망이 우세하지만, 명세서 속 빈틈을 공략하거나 염변경으로 유의한 결과를 도출할 수 있다면 국내 제약회사에게아주 불리하다고 단정할 수 없다고 사료된다.31,32) 예를 들어 올메사탄(olmesartan) 사건의 경우, 비록 올메사탄의 전구약물(prodrug)이지만 확인대상발명자인 CTC 바이오 제약회사의 올메사탄 실렉세틸(olmesartan cilexetil)은 특허권자인 다이이찌 산쿄(Daiichi-Sankyo) 제약회사의 올메사탄 메독소밀(olmesartan medoxomil)의존속기간이 연장된 특허권의 효력에 미치지 않는다고 판시한 바가 있기 때문이다.33-36)

다른 특허 회피·무효 전략으로 염변경 제네릭 의약품뿐만 아니라 염변경 개량신약으로 우회할 수도 있다. 식품의약품안전처의약품정책 담당자는 지난 2019년 3월 “솔리페나신 대법원 판결로 염변경 개량신약에 대한 허가 정책이나 제도 변화를 검토하고 있지 않다”고 언급한 바가 있기에 국내에서 염변경 특허회피전략을 포기하긴 이르다고 보아진다.31)

결론(Conclusion)

개량신약 또는 제네릭 의약품을 개발하고자 하는 국내 제약회사의 경우, 개선하려고 하는 이들 의약품의 여러 개발형태 중에서 오리지널 의약품의 염을 변경하는 전략에 많은 관심을 가지고 연구를 진행해 왔다. 본고에서 솔리페나신 숙신산염(solifenacin succinate)를 오리지널 의약품으로 개발한 일본 제약회사 아스텔라스 제약회사와 솔리페나신 푸마르산염(solifenacin fumarate)이라는 염변경 의약품을 개발한 국내 제약회사 코아팜바이오 회사 사이에서 벌어진 의약품 염변경과 관련된 특허분쟁 판결의법리적 의미를 고찰하였다.

앞에서 언급한 것과 같이, 솔리페나신에 대한 법원의 판결 쟁점과 결과를 볼 때 염변경 의약품의 특허분쟁에서 어떤 염을 사용했느냐에 따라 판결이 달라질 가능성도 있지만, 제조·판매품목허가 신청 시 오리지널 의약품의 안전성·유효성 자료를 다수원용하여 관련 자료 제출을 면제받는 정도라면 특허회피전략 중염변경을 통한 의약품의 개발전략은 과거처럼 쉽지 않을 것으로 전망된다. 예를 들면 유효성분의 기본 화학구조가 동일하고자주 사용되는 염을 사용하여 기허가된 의약품과 효능·효과·용법·용량·부작용·약리작용 등이 거의 동일하다면, 위 자료 제출을 면제받을 가능성이 상당히 커서 염변경 의약품의 특허회피전략의 성공 가능성은 낮아질 수 있다.20)

또한, 존속기간이 연장된 특허발명의 효력범위에 대해서도 보편적인 기준으로 적용할 것인지 개별 사건에 따라 적용될 것인지에 대해 지속적인 연구 및 검토가 필요할 것으로 보인다.37) 따라서 국내 제약회사들은 그간의 특허회피전략에 대한 재검토와특허권 신규 획득 및 보호를 위해서 향후 보다 세밀한 전략적인 접근이 필요할 것이다. 국내 제약산업이 제네릭 혹은 개량신약의 제품개발에 집중되는 경향이 있지만, 장기적인 관점에서국내에서 신약개발을 성공적으로 수행하고자 할 때, 특허권자로서 본고의 솔리페나신 특허분쟁 사건처럼 되지 않도록 특허권보호에 대한 제약회사 내부적인 노력뿐만 아니라 제약산업을 위한 정부의 관련 정책 및 법률적인 지원도 병행되기를 기대한다.

감사의 말씀(Acknowledgment)

이 논문은 2020학년도 조선대학교 학술연구비의 지원을 받아연구되었음.

Conflict of Interest

모든 저자는 이해 상충을 가지고 있지 않음을 선언한다.

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April 2021, 65 (2)
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